BGer: Bentley obsiegt in Markenstreit mit Schweizer Firma

Schweizer Firma opponiert gegen die Markeneintragung von Bentley Motors

Der Weltweit bekannte englische Automobilhersteller Bentley Motors wollte im Oktober 2013 Logo und Name in der Schweiz eintragen lassen. Die Eintragung sollte unter anderem auch für Uhren erfolgen, entsprechend Klasse 14 der Nizza Klassifizierung von Waren und Dienstleistungen. Eine kleinere Gesellschaft Namens Montres Helvetia, hatte in 1988 die Marke „Bentley“ für die Warenklasse „Uhren und Uhrenbestandteile“ hinterlegt. Die Marke wurde seither mehrmals weiterverkauft. Die damals aktuelle Inhaberin der Schweizer Marke opponierte in 2014 gegen die Eintragung zugunsten der englischen Firma für die Klasse 14.

Nichtgebrauch und Ausfuhrmarken

Gemäss Art. 35a des Schweizerischen Markenschutzgesetzes (MSchG) kann jedermann beim IGE Antrag auf vollständige oder teilweise Löschung einer Marke stellen, wenn diese während fünf aufeinanderfolgenden Jahren nicht benutzt wurde (vgl. Art. 12 MSchG). Da die Schweizer Marke Bentley zwischen dem 5. Oktober 2009 und dem 5. Oktober 2014 in der Schweiz nicht benutzt worden war, konnte sich Bentley Motors erfolgreich auf den Nichtgebrauch der Schweizer Marke berufen und das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE) wies den Widerspruch am 11. September 2015 ab. Der Luxusautomobilhersteller reichte folglich eine Klage ein zur Feststellung der Nichtigkeit der Schweizer Marke infolge Nichtgebrauchs.

Das Kantonsgericht Fribourg wies allerdings die Klage ab, mit der Begründung, dass die angefochtene Marke eine Ausfuhrmarke sei. Der Gebrauch für die Ausfuhr stellt ein Gebrauch der Marke im Sinne des MSchG dar (Art. 11 Abs. 2 MSchG), wenn die Ausfuhrmarke tatsächlich an Waren in der Schweiz angebracht und im Ausland gemäss ihrem Verwendungszweck vermarktet wird, was im vorliegenden Fall nach Ansicht des Kantonsgerichts zutraf. Gegen diesen Entscheid erhob Bentley Motors Beschwerde an das Bundesgericht.

Voraussetzungen des Gebrauchs für die Ausfuhr

Das Bundesgericht hatte in seinem Urteil (4A_515/2017) somit zu prüfen, ob die damalige Inhaberin der Marke tatsächlich in den Genuss der Regelung betreffend Ausfuhrmarken kam und ob die betreffenden Voraussetzungen für den Gebrauch erfüllt seien. Eingehend stellte das Bundesgericht klar, dass Art. 11 Abs. 2 MSchG keine Ausnahme im engeren Sinne darstellt, sondern lediglich die Tatsache berücksichtigt, dass Produkte, die ausschliesslich für den Export bestimmt sind, in der Schweiz nicht vermarktet werden. Sie gewährt für die entsprechenden Marken eine Einschränkung der Nutzungspflicht im Inland, ohne jedoch auf einen konkreten Zusammenhang mit diesem Gebiet zu verzichten.

In der Folge befasste sich das Bundesgericht mit den Voraussetzungen von Art. 11 Abs. 2 MSchG. Zunächst prüfte das Gericht, ob die Marke tatsächlich im Sinne des MSchG an Waren in der Schweiz angebracht worden war. Interessanterweise wurde die Schweizer Marke Bentley im Ausland auf das Zifferblatt der Uhren angebracht. Das Zifferblatt samt Marke wurde aber dann erst in der Schweiz auf die Uhren montiert, bevor das Fertigprodukt exportiert wurde. Nach Ansicht des Bundesgerichts ist die Anbringung der Marke auf das Fertigprodukt massgebend, welche im vorliegenden Fall tatsächlich im Inland erfolgte. Folglich bestätigte das Gericht die betreffenden Ausführungen des Kantonsgerichts.

Öffentlicher Gebrauch und Benutzung innerhalb einer Unternehmens-Gruppe

Das Bundesgericht konzentrierte sich sodann auf die Frage, ob die Ausfuhrmarke Bentley im Ausland entsprechend ihrer Funktion, d.h. markenmässig verwendet worden sei. Dafür muss der Gebrauch öffentlich sein und die Marke soll auf einer Art und Weise verwendet werden, dass sie auf dem Markt als unterscheidendes Zeichen wahrgenommen wird. Ist der Gebrauch auf der innerbetrieblichen Sphäre des Unternehmens des Markeninhabers beschränkt, ist diese Voraussetzung nicht erfüllt. Dasselbe gilt, wenn die Marke ausschliesslich zwischen Unternehmen verwendet wird, welche wirtschaftlich eng verbunden sind. Ein eigentlicher Konzern sei dabei nicht vorausgesetzt. Die Tatsache, dass Warenlieferungen (insbesondere während der Herstellungszeit eines Produkts) zwischen den Unternehmen der «Gruppe» in den eigenen Büchern der einzelnen Unternehmen als Käufe oder Verkäufe erfasst werden, spielt dabei keine Rolle.

Gemäss einer entsprechenden Vereinbarung gehörte die Inhaberin der Schweizer Marke, zusammen mit weiteren Gesellschaften, zu einem „luxury business team“, das zuständig war für die Herstellung der Bentley Uhren und ihre Vermarktung im Ausland. Das Bundesgericht setzte sich mit der Qualifizierung dieser gruppeninternen Beziehungen auseinander und kam zum Schluss, dass die Gesellschaften wirtschaftlich eng miteinander verbunden waren. Die Lieferungen zwischen diesen Gesellschaften konnten somit keinen öffentlichen Gebrauch der Marke Bentley darstellen. Das Gericht erwähnt u.a. den Umstand, dass für den Erwerb der Uhren durch Gruppenmitglieder nicht der Marktwert der Uhren, sondern lediglich die in den betreffenden Werkstätten geleistete Arbeit in Rechnung gestellt wurde.

Sieg für Bentley Motors

Das Bundesgericht stellte schliesslich fest, dass das Urteil des Kantonsgerichts keinen Hinweis enthielt, dass die von den Unternehmen der Gruppe erhaltenen Uhren nachträglich an Dritte verkauft und somit tatsächlich vermarkt wurden. Die Inhaberin der Schweizer Marke hatte auch keinen entsprechenden Nachweis erbracht. Es lag somit kein rechtserhaltender Gebrauch der Schweizer Marke vor und die Klage von Bentley Motors war zu Unrecht abgewiesen worden. Mit Urteil vom 4. Juli 2018 wurde die Schweizer Marke Bentley deshalb vom Bundesgericht als nichtig erklärt und ihre Löschung vom Markenregister mit Bezug auf die Klasse 14 verfügt.

Der vorliegende Entscheid schafft Klarheit über die Voraussetzungen des Gebrauchs einer Exportmarke, insbesondere über die bisher offene Frage der rechtserhaltenden Benutzung innerhalb einer Unternehmens-Gruppe. Mitglieder von Konzernen und ähnlichen Gruppierungen, die ihre Markenrechte aufrechterhalten wollen, können sich nicht auf gruppeninterne Vorgänge berufen, sondern müssen in der Lage sein, eine echte Vermarktung ihrer Markenprodukten nachzuweisen.

Weitere Informationen:

• Urteil des Bundesgerichts 4A_515/2017
• Schweizerisches Markenschutzgesetz (MSchG)
• MLL-News vom 16.10.2014: BVGer: Der Gebrauch einer Marke in einer wesentlich abweichender Form stellt kein rechtserhaltender Markengebrauch dar
• MLL-News vom 18.01.2011: BGer: Löschung einer bekannten Marke mangels Gebrauch in der Schweiz