BGer-Grundsatzurteil zur Markennutzung im Internet – «commercial effect» in der Schweiz und Geoblocking

Hintergrund: gemeinsame Kennzeichennutzung durch zwei Pharmaunternehmen

Bei der Beklagten- und der Klägerseite handelt es sich vereinfacht gesagt um zwei Pharmaunternehmen, welche ihren Ursprung in derselben Familienunternehmung haben. Seit ca. 1920 existierten die beiden Unternehmen unabhängig voneinander, allerdings benutzten beide in den Firmenbezeichnungen ihrer Gesellschaften das Zeichen „Merck“.

Im Laufe der Zeit entstanden aufgrund der zunehmenden Internationalisierung Abgrenzungsprobleme zwischen den beiden Unternehmen, welche die Parteien während langer Zeit vertraglich lösten. Zwischen den Parteien wurde vereinbart, dass die beklagtische Gruppe ausserhalb der USA und Kanada, also auch in der Schweiz, nicht unter dem Zeichen „Merck“ auftreten würde und dass die klägerischen Gesellschaften dasselbe nicht in den USA und Kanada tun würden, mit dem Ziel, Verwechslungen zwischen den Parteien zu vermeiden.

Gegenstand des Rechtsstreits: Markennutzung im Internet

Anlass zum vorliegenden Verfahren gaben die Internet- und Social-Media-Präsenzen der Beklagten. Die Gesellschaften auf der Beklagtenseite, welche ihren Sitz teilweise in den USA haben, verfügten über eine Haupt-Website („merck.com“) sowie zahlreiche weitere Webseiten, Facebook-Seiten sowie Youtube-Kanäle, welche alle den Bestandteil „Merck“ enthielten.

Die Kläger, mit Sitz in Deutschland und der Schweiz, sahen in diesen Online-Präsenzen Kennzeichenverletzungen in der Schweiz und machten sowohl marken- und firmenrechtliche als auch namen- und lauterkeitsrechtliche Ansprüche geltend. Die markenrechtlichen Ansprüche stützten sie auf mehrere internationale Marken mit Schutzausdehnung auf die Schweiz mit dem Bestandteil „Merck“. Im Wesentlichen verlangte die Klägerseite, dass Personen in der Schweiz die beanstandeten Online-Präsenzen mittels Geoblocking nicht zugänglich gemacht werden.

Die Beklagtenseite machte hingegen geltend, dass der Inhalt der entsprechenden Online-Präsenzen gar nicht erst Kennzeichenverletzungen in der Schweiz darstellen.

Urteil des Zürcher Handelsgerichts: hohe Anforderungen an genügenden Bezug zur Schweiz

Die Vorinstanz, das Handelsgericht Zürich bekräftigte zunächst, dass die blosse Abrufbarkeit einer Webseite nicht ausreicht, um einen hinreichenden Bezug zur Schweiz zu begründen (vgl. MLL-News vom 10.2.2020). Vielmehr sei erforderlich, dass die Webseite bestimmungsgemäss in der Schweiz abrufbar sei, d.h. basierend auf einer objektiven Beurteilung an Schweizer Nutzer ausgerichtet sein muss.

Beim Grossteil der betroffenen Websites bzw. Online-Präsenzen lag nach Ansicht des Handelsgerichts keine «Ausrichtung» auf die Schweiz vor. Dementsprechend verneinte das Handelsgericht zu einem grossen Teil die Verletzung des Schweizer Markenrechts mangels genügendem Bezug zur Schweiz und wies die Klage zu einem grossen Teil ab. Die Kläger waren mit diesem Urteil nicht einverstanden und erhoben Beschwerde beim Bundesgericht.

Markennutzung im Internet als rechtlich erhebliche Kennzeichennutzung in der Schweiz?

In seinem Urteil vom 29. April 2020 (4A_335/2019) hatte das Bundesgericht somit primär zu beurteilen, ob die beanstandete Markennutzung im Internet das materielle Schweizer Kennzeichenrecht verletzt. Die in internationalen Sachverhalten stets zu beurteilende Frage, ob die Schweizer Gerichte überhaupt zuständig sind und das Schweizer Recht überhaupt anwendbar ist, blieb unbestritten (vgl. dazu auch MLL-News vom 10.2.2020). Das Bundesgericht bekräftigt insofern einleitend, dass zu dieser Fragestellung keine gefestigte Rechtsprechung bestehe.

In einem ersten Schritt verweist das Bundesgericht auf die besondere Problemstellung bei der Markennutzung im Internet:

«Während Informationen im Internet grundsätzlich weltweit verfügbar sind und grenzenlos fliessen, sind Immaterialgüterrechte territorial begrenzt, indem sie sich auf das Gebiet des Staates beschränken, der den betreffenden Schutz gewährt.»

Aufgrund dieser territorialen Beschränkung wird ein in der Schweiz geschütztes Kennzeichen nur verletzt, wenn eine «räumliche Beziehung» zur Schweiz vorliegt.

Wann eine solche Beziehung bejaht werden muss, war bisher allerdings noch nicht geklärt. Das Bundesgericht bekräftigt nun aber, wie bereits die Vorinstanz, dass die blosse Abrufbarkeit einer Website oder Social-Media-Präsenz in der Schweiz noch keinen hinreichenden Bezug zur Schweiz darstellt. Grund dafür ist, dass Online-Inhalte grundsätzlich auf der ganzen Welt abgerufen und wahrgenommen werden können und somit prinzipiell in jedem Land eine Rechtsverletzung begründet wäre. Vorausgesetzt ist somit vielmehr eine qualifizierte Beziehung der Online-Nutzung eines Kennzeichens zur Schweiz.

Zur Beurteilung der qualifizierten Beziehung sind gemäss Bundesgericht die als unverbindliche Empfehlung ausgestalteten Joint Recommendations der Weltorganisation für Geistiges Eigentum (WIPO) und der Pariser Verband aus dem Jahr 2001 (WIPO-Empfehlungen), als Auslegungshilfe beizuziehen. Massgebend ist gemäss Art. 3 der WIPO-Empfehlungen das Vorliegen eines sog. commercial effect im Schutzland, sodass die Ausrichtung der Online-Präsenz anhand einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise zu beurteilen ist. Bei der Beurteilung des hinreichenden wirtschaftlichen Bezugs können auch die in der Liste in Art. 3 aufgeführten Umstände herangezogen werden. Die Beurteilung des erforderlichen wirtschaftlichen Bezugs erfordert gemäss Bundesgericht aber eine Gesamtwürdigung der konkreten Umstände einer Online-Nutzung sowie einer Abwägung der gegenüberstehenden Interessen des Nutzers des Kennzeichens und des Rechteinhabers.

Möglichkeiten des Geoblockings führen zu weiter Auslegung des wirtschaftlichen Inland-Bezugs

Bis hierhin deckt sich die Auffassung des Bundesgerichts im Wesentlichen mit derjenigen des Handelsgerichts. Unter dem Prüfkriterium der bestimmungsgemässen Abrufbarkeit, das vom Bundesgericht weder übernommen noch abgelehnt wird, wandte das Handelsgericht jedoch nach der Auffassung des höchsten Gerichts im Ergebnis einen zu strengen Massstab an. In diesem Sinne stimmte das Bundesgericht der Kritik der beschwerdeführenden Kläger zu.

Diese brachten insbesondere vor, dass es aufgrund der bestehenden Geoblocking- und Geotargeting Massnahmen technisch einfach möglich ist, den geographischen Standort von Nutzern festzustellen und entsprechend den Inhalt freizugeben oder zu blockieren. Das Bundesgericht anerkannte ebenfalls, dass seit dem Erlass der WIPO-Empfehlungen ein technologischer Wandel stattgefunden hat. Geoblocking- und Geotargeting-Massnahmen seien so weit verbreitet, dass in der EU gar Vorschriften zum Schutz vor ungerechtfertigtem Geoblocking erlassen worden seien (vgl. dazu MLL-News vom 13.3.2018).

Die WIPO-Empfehlungen stammten insofern aus einer Zeit, in der die Kennzeichennutzung im Internet notwendigerweise global war und eine territoriale Aufspaltung, aufgrund der technischen Gegebenheiten gar nicht vorgenommen werden konnte. Deshalb sei diese Möglichkeit der technischen Beschränkung der Abrufbarkeit von Websites bereits bei der Beurteilung der Kriterien des hinreichenden wirtschaftlichen Inlandbezugs zu beachten. Die Kriterien der WIPO-Empfehlungen für einen hinreichenden wirtschaftlichen Bezug zur Schweiz («commercial effect») sind daher gemäss Bundesgericht weit auszulegen.

Bundesgericht bejaht wirtschaftlichen Inland-Bezug der Website «merck.com»

Ausgehend von den so definierten allgemeinen Beurteilungskriterien verdeutlichte das Bundesgericht, dass das Handelsgericht den Inlandbezug der vorliegend strittigen Markennutzung im Internet zu Unrecht verneint hat. Zunächst ging das Bundesgericht auf die Hauptwebsite «merck.com» ein.

Hierzu betonte das Bundesgericht, dass es sich bei der Beklagten um einen global tätigen Pharmakonzern handle, welcher durch Tochtergesellschaften auch in der Schweiz präsent ist, wo unter anderem Medikamente und andere pharmazeutische Produkte entwickelt und vertrieben werden. Somit üben die beklagten Unternehmen über diese Gesellschaften in der Schweiz unbestreitbar eine operative Tätigkeit aus, beschäftigen mehrere hundert Mitarbeiter und verkaufen Produkte an Kunden. Produkte, die auf merck.com beschrieben werden, werden ferner auch in der Schweiz verkauft.

Irrelevante Kriterien im vorliegenden Fall

Dass diese Produkte unter einem anderen Zeichen («MSD») vertrieben werden, spielt gemäss Bundesgericht für die Frage des hinreichenden Inlandbezugs keine Rolle, kommt es doch auf die wirtschaftliche Auswirkung der Markennutzung im Internet an und wird nicht etwa vorausgesetzt, dass auf dem Gebiet der Schweiz bereits ein anderweitiger Gebrauch des Zeichens erfolgt ist. Die Geschäftstätigkeit in der Schweiz mit den betreffenden Produkten müsse deshalb auch nach der WIPO-Empfehlungen (Art. 3 Abs. 1 lit. a) ebenfalls unter dem im Internet verwendeten Kennzeichen erfolgen.

Aufgrund der von den Beklagten direkt in der Schweiz vertriebenen Waren stehe einem hinreichenden Bezug zur Schweiz auch nicht entgegen, dass über «merck.com» keine Produkte in die Schweiz bestellt werden können, zumal generell nicht ersichtlich sei, dass über die Website direkt Bestellungen aufgegeben werden können, also auch nicht von anderen Ländern aus. Ebenso wenig sei ausschlaggebend, dass die Website auf Englisch verfasst ist, werde diese Sprache in der Schweiz doch von einem beträchtlichen Teil der Bevölkerung verstanden und sei gerade in der Pharmabranche nicht unüblich.

An der Ausrichtung an Schweizer Nutzer ändert gemäss Bundesgericht auch der vorliegend verwendete Disclaimer nichts, welcher zum Ausdruck bringt, dass die Seite sich nur an nordamerikanische Nutzer richtet. Denn dieser sei nicht einfach aufzufinden, sondern war offenbar nur in Terms of Use enthalten, die erst nach einem Mouse-Over und dem anschliessenden Klick auf den betreffenden Link in einem Pop-Up-Fenster eingesehen werden konnten.

Zwischenfazit: Zurückweisung an Handelsgericht – auch in Bezug auf Social-Media-Nutzung

Zusammengefasst ging das Handelsgericht somit von einen zu engen Verständnis des genügenden Bezugs zur Schweiz aus und hat diesen bei der Website «merck.com» zu Unrecht verneint. Über die damit verbundenen Rechtsbegehren wird das Handelsgericht deshalb erneut zu befinden haben. Dasselbe gilt hinsichtlich dem Gebrauch der Kennzeichnen im Zusammenhang mit anderen Websites sowie mit den Präsenzen auf Facebook, Youtube, Twitter und LinkedIn. Das Handelsgericht verneinte dabei ebenfalls den hinreichenden Bezug zur Schweiz und dies im Wesentlichen gestützt auf die unzutreffende Argumentation in Bezug auf merck.com.

Verwendung von Kennzeichnen in E-Mail-Adressen

Die Kläger stellten darüber hinaus zahlreiche weitere Begehren. Namentlich haben sie ein Verbot der Nutzung von E-Mail-Adressen mit dem Bestandteil @merck.com in der Schweiz beantragt. Dieses Verbot wurde vom Handelsgericht ebenfalls abgewiesen, nach dem Urteil des Bundesgerichts allerdings wiederum zu Unrecht.

Hierzu stellte das Bundesgericht fest, dass es bei Unternehmen mittlerweile üblich sei, E-Mail-Adressen zu verwenden, die das eigene Kennzeichen enthalten. Dadurch entsteht beim Publikum die Erwartungshaltung, dass ein solcher Adressbestandteil auf das Unternehmen hinweist, dem der Adressinhaber angehört. Für den Nutzer einer E-Mail-Adresse steht deshalb, wie bei einer Internet-Domain, nicht die technische Funktion im Vordergrund. Bei den vorliegend verwendeten E-Mail-Adressen nach dem Vorbild «[Vorname.Nachname]@merck.com» erkenne der durchschnittliche Nutzer eine Person, die dem Unternehmen «Merck» angehört. Deshalb habe das Handelsgericht die Kennzeichungsfunktion der E-Mail-Adressen zu Unrecht verneint.

Die Gefahr, dass aufgrund des Bestandteils «merck» in den E-Mail-Adressen zumindest falsche Zusammenhänge vermutet werden, ist sodann gemäss Bundesgericht nicht von der Hand zu weisen. Insofern habe das Handelsgericht auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr zu Unrecht ausgeschlossen und müsse die abschliessende Beurteilung der geltend gemachten Ansprüche nachgeholt werden.

Verlinkung von Websites und Bedeutung von Disclaimern

Auch in Bezug auf die Verlinkung verschiedener Websites auf der schweizerischen Website «msd.ch» der Beschwerdegegnerinnen auf verschiedene Webseiten hat die Vorinstanz eine mittelbare Verwechslungsgefahr verneint. Begründet wurde dies mit dem Hinweis auf einen von den Beklagten verwendeten Pop-Up-Disclaimer, der beim Klick auf Links zu den anderen Websites erschien und mit «Ok» zu bestätigen war.

Hierzu betont das Bundesgericht, dass im Marken- und Firmenrecht – im Gegensatz zum Lauterkeits- und Namensrecht – die streitgegenständlichen Zeichen als solche zu vergleichen sind, während ausserhalb der Zeichen liegende Umstände unbeachtlich sind. Aus diesem Grund vermögen im Bereich des Marken- und Firmenrechts – anders als im Lauterkeits- und Namensrecht – allfällige Disclaimer im Sinne von klarstellenden Angaben über die betriebliche Herkunft keine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Mit anderen Worten kann in diesen Rechtsgebieten ein Disclaimer nichts an der Verwechslungsgefahr zwischen zwei Zeichen ändern. Ausgehend davon wird das Handelsgericht auch über diesen Streitpunkt erneut zu befinden haben.

Fazit und Anmerkungen

Vor diesem Hintergrund wurde die Beschwerde gegen das Urteil des Zürcher Handelsgerichts zu einem grossen Teil gutgeheissen und der Fall zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückgewiesen. Mit dem Grundsatzurteil hat das Bundesgericht höchstrichterlich aufgezeigt, wann bei Online-Sachverhalten von einer Kennzeichenverletzung in der Schweiz auszugehen ist. Wie bereits das Handelsgericht bekräftigt das Bundesgericht, dass die blosse Abrufbarkeit einer Website hierfür nicht ausreicht. Massgeblich ist ein hinreichender wirtschaftlicher Bezug zur Schweiz («commercial effects»).

Während das Handelsgericht – unter dem Kriterium der bestimmungsgemässen Abrufbarkeit – die Kriterien der WIPO-Empfehlungen und den hinreichenden Bezug noch restriktiv beurteilte, verdeutlicht das Bundesgerichtsurteil den relativ liberalen Massstab. Demnach kann bei der Markennutzung im Internet vergleichsweise rasch ein genügender Bezug zur Schweiz bestehen und damit eine Verletzung des Schweizer Markenrechts gegeben sein. Angesichts der Rechtsprechung und Praxis in anderen Gebieten und zu ähnlichen Fragen im internationalen Kontext überrascht dieses Fazit aber nicht. Mit dem vorliegenden Urteil hat das Bundesgericht im Übrigen zwar die allgemeinen Leitplanken festgesetzt, für die Beurteilung anderer Fälle aber auch kaum handfeste Kriterien mitgegeben. Vielmehr wird explizit bekräftigt, dass letztlich eine Gesamtwürdigung der konkreten Umstände des Einzelfalls sowie eine Abwägung der gegenüberstehenden Interessen des Nutzers des Kennzeichens und des Rechteinhabers erforderlich sein soll.

Weitere Informationen:

• Urteil des Bundesgerichts vom 29. April 2020 (4A_335/2019)
• Urteil des Handelsgerichts vom 27. Mai 2019 (HG160073)
• Schweizer Markenschutzgesetz (MSchG)
• WIPO-Empfehlungen zum Schutz von Marken und anderen Zeichenrechten im Internet
• MLL-News vom 10.2.2020: «HGer Zürich: Nutzung fremder Kennzeichen auf Websites verletzt Schweizer Markenrecht nur bei bestimmungsgemässer Abrufbarkeit in der Schweiz»