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Lukas Bühlmann
Im Schweizer Markenrecht besteht grundsätzlich ein Gebrauchszwang, d.h. eine eingetragene Marke muss innert einer Schonfrist von fünf Jahren auch tatsächlich gebraucht werden. Ist diese Voraussetzung nicht erfüllt, geniesst eine Marke keinen Schutz mehr. Die Eintragung von Marken ohne Gebrauchsabsicht, die nur erfolgt, um anderen die Verwendung der Marke zu verunmöglichen (sog. Defensivmarken), gilt ferner als rechtsmissbräuchlich, weshalb die Marke auch in diesem Fall für nichtig erklärt werden kann. Der fehlende Gebrauch bzw. die fehlende Gebrauchsabsicht werden deshalb in Rechtstreiten häufig geltend gemacht, sind jedoch relativ schwer nachzuweisen. In einem kürzlich veröffentlichten Entscheid äusserte sich das Bundesgericht zur Beweislastverteilung in Fällen, in denen einem Markeninhaber fehlende Gebrauchsabsicht vorgeworfen wird. Danach trägt die Partei, die sich auf diesen Nichtigkeitsgrund beruft, zwar die Beweislast für die fehlende Gebrauchsabsicht, jedoch reiche in gewissen Fällen bereits deren abstrakter Nachweis. Dies insbesondere in jenen Fällen, in denen es dem Markeninhaber nicht gelingt, glaubwürdige Erklärungen abzugeben, die die Indizien für eine fehlende Gebrauchsabsicht entkräften können. Ein solcher abstrakter Nachweis ist immer dann erbracht, wenn eine typischerweise defensive Konstellation vorliegt, so zum Beispiel wenn eine Marke für eine breite Palette marketingmässig inkompatibler Waren und Dienstleistungen eingetragen wird.
Sachverhalt
Das Bundesgericht hatte sich im Verfahren 4A_429/2011 mit einer Markenstreitigkeit zwischen der schweizerischen Telekommunikationsanbieterin Sunrise Communications AG (nachfolgend: Sunrise) und dem deutschen – in der Schweiz nicht tätigen – Energieversorgungsunternehmen Yello Strom GmbH (nachfolgend: Yello) zu befassen. Begonnen hatte der Rechtsstreit Mitte 2005 damit, dass Sunrise ein neues Mobiltelefonangebot unter der Marke „Yallo“ lancierte und entsprechende Marken eintragen liess. Yello forderte Sunrise daraufhin auf, die Marken zu löschen bzw. auf sie zu übertragen, da diese ihre eigenen Markenrechte verletzt sah. Sie erhob aus diesem Grund Widerspruch gegen die Marken von Sunrise.
Daraufhin erhob Sunrise Klage und forderte, die Marken von Yello seien mangels Gebrauchs und Gebrauchsabsicht für nichtig zu erklären. Nach diversen Urteilen und Rechtsmittelentscheiden (vgl. u.a. BGE 136 III 102) gelangten beide Parteien mit einer Beschwerde ans Bundesgericht (4A_429/2011 und 4A_435/2011). Das Bundesgericht vereinigte die Verfahren und beurteilte beide Beschwerden im gleichen Urteil.
Rechtliches: Folgen des Nichtgebrauchs einer Marke
Wird eine Marke während fünf Jahren seit der Eintragung nicht gebraucht, kann der Markeninhaber sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, es sei denn, es liegen wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vor (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Diejenige Partei, die sich auf den Nichtgebrauch beruft, hat diesen glaubhaft zu machen (Art. 12 Abs. 3 MSchG). Neben diesem Tatbestand ist die fehlende Gebrauchsabsicht ein weiterer Grund, eine Marke für nichtig zu erklären. In diesem Fall ist die genannte Benutzungsschonfrist nicht anwendbar. Eine Eintragung von Marken, die nicht zwecks Gebrauchs erfolgt, sondern um die Eintragung entsprechender Marken durch Dritte zu verhindern (sog. Defensivmarken), ist nicht zulässig. Das Fehlen der Gebrauchsabsicht ist demzufolge rechtsmissbräuchlich und hat die Nichtigkeit der eingetragenen Marke zur Folge (vgl. u.a. BGE 127 III 160). Mit der Frage der fehlenden Gebrauchsabsicht hatte sich das Bundesgericht im vorliegenden Verfahren zu befassen.
Beweislastverteilung bei Geltendmachung der fehlenden Gebrauchsabsicht
Der Nichtgebrauch der Marken durch Yello in der Schweiz war im Beschwerdeverfahren unbestritten, hingegen wehrte sich Yello gegen die Behauptung der fehlenden Gebrauchsabsicht. Es stellte sich deshalb die Frage, wer eine fehlende Gebrauchsabsicht zu beweisen hat (Erw. 5.1 f.). Dabei stellte das Bundesgericht fest, dass grundsätzlich diejenige Partei den Beweis zu erbringen hat, welche sich auf den Nichtigkeitsgrund der Defensivhinterlegung beruft. Dabei sei allerdings zu beachten, dass es sich bei der fehlenden Gebrauchsabsicht um eine innere Tatsache handelt, die nur schwer positiv bewiesen werden kann. Im Rahmen der Mitwirkungspflicht sei die Gegenseite deshalb verpflichtet, zu dokumentieren oder behaupten, weshalb die Hinterlegung im konkreten Fall trotz der Ungereimtheiten, die die Klägerseite dargelegt hat, Teil einer fairen Markenstrategie bildet. Kann dieser Nachweis nicht erbracht werden, genüge der abstrakte Nachweis einer typischerweise defensiven Konstellation, um eine Marke für ungültig zu erklären.
Das Bundesgericht hielt fest, dass Indizien für fehlende Gebrauchsabsicht insbesondere eine breite Eintragung für marketingmässig nicht kompatible Marken oder die kaskadenartige Neuanmeldung kurz vor Ablauf der Gebrauchsschonfrist sei, wie sie vorliegend durch Yello erfolgt seien. Dies konnte durch Sunrise nachgewiesen werden. Durch den abstrakten Nachweis dieser typischerweise defensiven Konstellation sei die fehlende Gebrauchsabsicht durch Sunrise glaubhaft gemacht (vgl. Art. 12 Abs. 3 MSchG). Gemäss Bundesgericht sei es Yello nicht gelungen, glaubwürdige Erklärungen abzugeben, die diese Indizien für eine fehlende Gebrauchsabsicht entkräften würden (Erw. 5.3 f.). In diesem Sinne erachtete das Bundesgericht den Nachweis der fehlenden Gebrauchsabsicht als erbracht und wies die Beschwerde von Yello ab.
Beschwerde von Sunrise
Für gewisse Warengruppen erklärte die Vorinstanz die Markeneintragung nicht für nichtig. Es handelte sich dabei um diejenigen Warengruppen, in welchen die Marke „Yello“ durch die gleichnamige schweizerische Musikgruppe – als Lizenznehmer der Yello Strom GmbH – verwendet wird, so zum Beispiel für CDs, Schallplatten, Poster und T-Shirts (Nizza-Klassen 9, 16, 25 und 41). Gegen die Verweigerung der Nichtigerklärung in den Klassen 16 und 25 erhob Sunrise Beschwerde, da die Marke in diesen Klassen nicht im Gebrauch sei. Diese wies das Bundesgericht jedoch ab, da der Gebrauch der Marke in diesen Warengruppen nachgewiesen werden konnte.
Weitere Informationen:
- Urteil 4A_429/2011 des Bundesgerichts vom 23. Februar 2012
- BR-News: „BVGer: Kein Markenschutz für Migros-Slogan «Aus der Region. Für die Region.»“
- BGE 127 III 160
- BGE 136 III 102
- Art. 12 MSchG
- www.swissreg.ch –> die betroffenen Marken sind unter dem jeweiligen Suchbegriff (Yallo bzw. Yello) auffindbar
- Übersicht der Markenklassierung (sog. Nizza-Klassifikation) (englisch)
Ansprechpartner: Adrian Süess
