BGer: neues Urteil zu Kennzeichenkonflikt zwischen Firma, Domain und Marke

In einem kürzlich veröffentlichten Urteil hat sich das Bundesgericht mit einem Konflikt um die Benutzung der Bezeichnung „Jetfly“ auseinandergesetzt. Darin wird aufgezeigt, dass die Verwendung der Domain „jetfly.com“ zu einer Verletzung der Namensrechte der Jetfly Aviation SA führt, weil dadurch eine Verwechslungsgefahr geschaffen wird. Darüber hinaus betont das Bundesgericht, dass die blosse Eintragung eines Domain-Namens für die Beurteilung einer früheren Benutzung eines Zeichens nicht entscheidend sei. Vielmehr ist massgebend, ob die Website zu einem bestimmten Zeitpunkt auch tatsächlich im Zusammenhang mit den betroffenen Waren benutzt wurde.

Sachverhalt: Konflikt zwischen verschiedenen Arten von Kennzeichen

Der zu beurteilende Sachverhalt drehte sich um einen relativ komplexen Konflikt zwischen der luxemburgischen Jetfly Aviation SA und einem ihrer Gründer, welcher später nach der Eskalation des Streits die mitbeklagte Y. SA gründete. Für die Bewerbung ihrer Produkte und Dienstleistungen im Bereich der Business-Luftfahrt benutzte die Jetfly nach ihrer Gründung am 21.6.1999 auch ein Jetfly-Logo, dessen Rechte zunächst dem Gründer und dann der B. SA zustanden. Am 8. September 1999 hatte die B. SA. das Logo mit der Bezeichnung Jetfly im Markenregister der Beneluxstaaten eintragen lassen. Das gleiche Zeichen hatte die B. SA am 5.12.2006 auch als internationale Marke, unter anderem für die Schweiz, hinterlegt.

Am 31.8.2000 hatte die B. SA. in einem Lizenzvertrag die Rechte am Logo und ihrer Benelux-Marke für fünf Jahre auf die Jetfly übertragen. Im April 2008 kündigte die B. SA diesen Vertrag und untersagte der Jetfly die Weiternutzung des Logos und der Marke. Im Oktober 2008 wurde die Benelux-Marke dann auf die Y. SA übertragen. Diese benutzte in der Folge (ab Dezember 2008) den bereits am 28.4.1999 registrierten Domain „jetfly.com“ zur Bewerbung ihrer Produkte und Dienstleistungen, welche mit jenen der Jetfly Aviation SA im Wettbewerb standen. Neben diversen anderen Rechtsstreitigkeiten, gingen die Jetfly und ihre Schweizer Tochtergesellschaft (Jetfly (Suisse) Sàrl) in der Schweiz gerichtlich gegen den Gründer und die Y. SA. vor und wollten insbesondere die Verwendung von „jetfly.com“ verbieten lassen.

Der Cour de Justice des Kantons Genf war jedoch der Auffassung, dass das Recht der Jetfly zur Benutzung der Bezeichnung „Jetfly“ als Domain und als Marke auf dem Lizenzvertrag mit der B. SA beruhe. Dementsprechend gelangte das Gericht zum Ergebnis, dass die Jetfly dieses Recht infolge der Kündigung des Lizenzvertrags verloren habe und somit nicht gegen den Gründer und die Y. SA vorgehen können. Diesen Entscheid haben die Jetfly und ihre Tochtergesellschaft (Jetfly (Suisse) Sàrl) in der Folge beim Bundesgericht angefochten.

Entscheid des Bundesgerichts: Bestätigung der Grundsätze seiner Rechtsprechung

Im Urteil vom 9. Juni 2011 (4A_92/2011) betont das Bundesgericht zunächst, dass ein Domain-Name nicht nur eine Website als solche, sondern – je nach der konkreten Ausgestaltung – auch die die dahinterstehende Person, Sache oder Dienstleistung identifiziert. Diese Kennzeichnungs-Funktion habe zur Folge, dass sich Domain-Namen zur Vermeidung von Verwechslungen in ausreichendem Masse von Kennzeichen Dritter unterscheiden müssen, welche durch sog. absolute Rechte geschützt sind. Sofern ein als Domain verwendetes Zeichen namenrechtlich, firmenrechtlich oder markenrechtlich geschützt ist, könne der entsprechendeRechtsinhaber die Verwendung des Zeichens als Domain Name durch einen Nicht-Berechtigten grundsätzlich verbieten. Allerdings sei eine Abwägung der sich gegenüberstehenden Interessen erforderlich, wenn der Verwender des Domains sich selber auf ein Ausschliesslichkeitsrecht berufen könne.

Entscheid des Bundesgerichts: Konflikt zwischen Firma und Domain-Name

Das Bundesgericht legt anschliessend dar, dass die Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ) die Schweiz lediglich dazu verpflichte, einem ausländischen Handelsnamen den gleichen Schutz zu gewähren wie den nationalen Handelsnamen (sog. Firma). Somit sei die Bezeichnung eines ausländischen Unternehmens, die nicht im Schweizer Handelsregister eingetragen ist, nur dann geschützt, wenn sein Namensrecht (Art. 29 Abs. 2 ZGB) verletzt werde oder ein Verstoss gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) vorliege. Dabei setze der Schutz des nicht registrierten Handelsnamens voraus, dass er in der Schweiz bekannt sei, namentlich aufgrund einer nennenswerten geschäftlichen Verwendung. Nicht erforderlich sei, dass der Inhaber des Handelsnamens diesen selber in der Schweiz verwendet habe; eine Verwendung durch eine Tochtergesellschaft oder Zweigniederlassung genüge.

Bevor das Bundesgericht die Verletzung des Namensrechts der Jetfly prüfte, hielt es fest, dass der Gesellschaftsname Jetfly – entgegen der Auffassung der Vorinstanz – nicht auf dem (später gekündigten) Lizenzvertrag mit der B. SA basierte. Die Registrierung der Benelux-Marke durch die B. SA wie auch der Abschluss des Lizenzvertrags seien erst nach der Gründung der Jetfly erfolgt. Da die Tochtergesellschaft seit 2004 in der Schweiz im betreffenden Sektor aktiv sei, könne sich die Muttergesellschaft in der Schweiz auf ihr Namensrecht berufen.

Das Bundesgericht erläutert sodann, dass Art. 29 Abs. ZGB auch einer juristischen Person das Recht verleihe, gegen eine Beeinträchtigung durch eine Anmassung ihres Namens zu klagen. Den Gebrauch eines Namens eines Dritten stelle aber nur dann eine Namensanmassung dar, wenn sie ein schutzwürdiges Interesse des Namensinhabers beeinträchtigt. Dies sei anzunehmen, wenn die Aneignung eine Verwechslungs- oder Täuschungsgefahr herbeiführt.

Bezogen auf den vorliegenden Fall war das Bundesgericht der Ansicht, dass die Verwendung des Domain-Namens „jetfly.com“ für die Website der Y.SA klar eine Verwechslungsgefahr geschaffen habe. Der sog. Second Level Domain (SLD) – jetfly – übernehme wörtlich den Hauptbestandteil des Handelsnamens der Jetfly Aviation SA und ihrer Tochtergesellschaft. Ferner seien sie im gleichen Geschäftsbereich tätig. Auch das Kriterium der geografischen Nähe sei erfüllt, da aufgrund der speziellen Tätigkeit der Parteien auf die europäische Ebene abgestellt werden müsse. Wenn ein Schweizer User Informationen über die Jetfly Aviation SA und ihre Tochtergesellschaft suche, bestehe ein grosses Risiko, dass er auf „jetfly.com“ gelangt und fälschlicherweise davon ausgeht, es handle sich um die Website dieser Unternehmensgruppe. Diese Verwechslungsgefahr führe folglich dazu, dass die Jetfly Aviation SA und ihre Tochtergesellschaft durch die Namensanmassung beeinträchtigt werden.

An späterer Stelle unterstrich das Bundesgericht, dass sich X und die Y. SA auch nicht auf die Eintragung von „jetfly.com“ im April 1999 berufen können. Auch wenn diese Eintragung vor der Gründung der Jetfly stattgefunden habe, sei nicht bewiesen worden, dass die entsprechende Website vor 2008 benutzt worden sei. Entscheidend sei aber die Benutzung der Website im Zusammenhang mit den hier betroffenen Leistungen im Bereich der Business-Luftfahrt, welche erst im Dezember 2008 erfolgt sei.

Entscheid des Bundesgerichts: Konflikt zwischen Firma und Marke

In der Folge prüfte das Bundesgericht, ob das Unternehmen Y. SA sich ihrerseits auf ein Recht an der Benützung des Zeichens „Jetfly“ berufen kann. Das einzige Recht, welches das Unternehmen geltend machen könnte, sei dasjenige aus dem Lizenzvertrag vom Oktober 2008, in welchem ihm die Nutzung der Benelux-Marke erlaubt worden sei. Diese Lizenz sei jedoch, getreu dem Territorialitätsprinzip lediglich auf die Benelux-Staaten beschränkt, sodass sich das Unternehmen in der Schweiz nicht darauf berufen könne.

Anschliessend zeigte das Bundesgericht auf, dass sich auch die B. SA, welche nicht zum Verfahren zugelassen wurde, nicht auf ein besseres Recht berufen kann. Denn ein Konflikt zwischen einem Namensrecht und einem Markenrecht könne nicht in einer schematischen Weise gelöst werden. Vielmehr sei eine Abwägung der Interessen notwendig. Bei dieser Abwägung stelle das Prinzip der (zeitlichen) Priorität des Rechtserwerbs eines der massgebenden Kriterien dar.

Im vorliegenden Fall sei der Name „Jetfly“ von der Jetfly Aviation SA und ihrer Tochtergesellschaft in der Schweiz ab Februar 2004 im geschäftlichen Verkehr benutzt worden. Die Registrierung der internationalen Marke „Jetfly“ durch die B. SA habe erst rund 3 Jahre später, im Dezember 2006, stattgefunden. Eine frühere Verwendung der Marke in der Schweiz sei nicht geltend gemacht worden. Somit stehe der Jetfly Aviation SA unbestrittenermassen ein Prioritätsrecht zu. Darüber hinaus sei nicht ersichtlich, welches überwiegende Interesse die B. SA geltend machen könnte. Die Interessenabwägung spreche somit gegen die B. SA.

Fazit

Aufgrund dieser Erwägungen entschied das Bundesgericht, dass die Jetfly Aviation SA gestützt auf ihr Namensrecht die Verwendung des Domains „jetfly.com“ im Bereich der Luftfahrt verbieten kann. Der Entscheid der Vorinstanz wurde aufgehoben und zur Neubeurteilung in diesem Sinne zurückgewiesen.

Weitere Informationen:

• BR-News: „BGer: bei Verwechslungsgefahr kann Anspruch auf Übertragung widerrechtlich registrierter Domains bestehen“
• BR-News: „Unlautere Verwendung von Domainnamen (BGer-Urteil 4A_168/2010 vom 19. Juli 2010)“

Ansprechpartner: Lukas Bühlmann & Giuseppe Di Marco