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Lukas Bühlmann
Das Schweizer Bundesgericht hat in einem aktuellen Urteil dem Zeichen „ePostSelect“ der Schweizerischen Post AG die Eintragung ins Markenregister verweigert. Gemäss dem Urteil steht die Wortkombination im Wesentlichen für „exklusive elektronische Postdienstleistungen“ und ist daher für die beanspruchten Produktkategorien wie Dienstleistungen im Zusammenhang mit E-Mails beschreibend und nicht unterscheidungskräftig. Anders als nach Ansicht der Vorinstanz führt auch die grafische Ausgestaltung, namentlich der Hintergrund im „Postgelb“-Farbton, laut Bundesgericht nicht zur erforderlichen Unterscheidungskraft. Die Tatsache, dass das „Postgelb“ als Farbmarke mit dem Vermerk „durchgesetzte Marke“ im Markenregister hinterlegt ist, wurde vom Bundesgericht für den vorliegenden Fall als unmassgeblich bezeichnet.
Vorgeschichte und rechtliche Ausgangslage
Markeneintragungsgesuche der Schweizerischen Post AG haben die hiesigen Gerichte bereits in zahlreichen Verfahren beschäftigt. Erst kürzlich entschied das Bundesverwaltungsgericht, dass das Zeichen „DIE POST“ zwar für diejenigen Produkte eintragungsfähig ist, die nicht zu den Kerndienstleistungen eines Postunternehmens, sondern lediglich zu Nebenbereichen gehören. Was die Kerndienstleistungen eines Postunternehmens betrifft, sei die Marke zu wenig unterscheidungskräftig und hätte sich auch nicht im Verkehr durchgesetzt.
Auch im aktuellen Verfahren war wiederum zu beurteilen, ob das folgende von der Post angemeldete Zeichen unterscheidungskräftig ist und der Post somit das ausschliessliche Recht zu dessen Gebrauch zugestanden werden kann:
Zentral war dabei die Unterscheidung zwischen den zwei Arten von unterscheidungskräftigen Zeichen:
- originär unterscheidungskräftig sind Zeichen, die abstrakt, d.h. so wie in der Anmeldung hinterlegt, geeignet sind, die mit ihr gekennzeichneten Produkte zu individualisieren; Zeichen ohne originäre Unterscheidungskraft werden dem Gemeingut zugerechnet und sind daher grundsätzlich nicht markenschutzfähig;
- derivativ unterscheidungskräftig sind Zeichen, die sich infolge langdauernden und/oder intensiven Gebrauchs „im Verkehr durchgesetzt“ haben; sie sind daher trotz fehlender originärer Unterscheidungskraft (ausnahmsweise) markenschutzfähig.
Ein Beispiel für ein derivativ unterscheidungskräftiges Zeichen, das auch im vorliegenden Fall von Bedeutung war, ist das so genannte „Postgelb“, das als Farbmarke im Schweizer Markenregister mit dem Vermerk „durchgesetzte Marke“ eingetragen ist (Nr. P-496219).
Kein Markenschutz für „ePostSelect“ mit Farbanspruch gelb, schwarz
Im aktuellen Verfahren wurde das Markeneintragungsgesuch der Post zunächst vom Institut für Geistiges Eigentum (IGE) für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen abgelehnt, weil das Zeichen nicht originär unterscheidungskräftig sei. Die Post hatte in ihrem Gesuch die Eintragung von „ePostSelect“ mit dem Farbanspruch gelb, schwarz beantragt. Diesbezüglich waren sich sämtliche Instanzen einig. Sowohl das Bundesverwaltungsgericht (B-6474/2012) als auch das Bundesgericht (4A_528/2013) bestätigten die Auffassung des IGE, dass das Zeichen mit diesem Farbanspruch nicht originär unterscheidungskräftig ist.
Sinngehalt von „ePostSelect“ ist für beanspruchte Produkte beschreibend
Im Einzelnen hielt das Bundesgericht fest, die Wortkombination „ePostSelect“ bedeute „ausgewählte [im Sinne von exklusiv oder erlesen] oder eine Auswahl bietende [im Sinne eines Qualitätshinweises] elektronische Post/E-Mail“. Namentlich für die von der Post beanspruchten Dienstleistungen, die mit „E-Mail“ im Zusammenhang stehen, sei das Zeichen daher beschreibend. Dies gelte auch für weitere beanspruchte Produktkategorien. Mit „ePostSelect“ im Sinne von „exklusiven elektronischen Postdienstleistungen“ werde insbesondere direkt auf die „Vermittlung von Nachrichten“ hingewiesen bzw. der Zweck der „Automaten zur Tätigung von Geldgeschäften“ und des „Design (s) von Webseiten“ oder des „Erarbeiten (s) von EDV-Programmen“ umschrieben.
Auch grafische Ausgestaltung verleiht keine Unterscheidungskraft
Da anpreisende respektive beschreibende Zeichen grundsätzlich dem Gemeingut zugerechnet werden und daher nicht originär unterscheidungskräftig sind, stellte sich anschliessend die Frage, ob dem Zeichen aufgrund seiner grafischen Ausgestaltung Unterscheidungskraft zukommt. Nach Ansicht des Bundesgerichts wird das angemeldete Zeichen allerdings durch die Wortkombination „ePostSelect“ dominiert. Es enthalte keine originellen Gestaltungselemente, die als wesentliche Bestandteile der Marke in der Erinnerung der Adressaten haften bleiben und den Gesamteindruck entscheidend prägen. Die Wortkombination sei in einer unauffälligen üblichen Schriftart und Farbe (Schwarz) gehalten, die dem Schriftzug kein „besonderes Gepräge“ verleihe. Die zusammenhängende Schreibweise von ePostSelect und das Fehlen eines Bindestrichs zwischen dem Buchstaben „e“ und dem darauffolgenden Begriff „Post“ beseitigen den beschreibenden und anpreisenden Gehalt der Wortkombination nicht, ebenso wenig wie die Fettschreibung des Wortes «Select», mit der bloss eine Verstärkung des anpreisenden Gehalts bewirkt werde. Dasselbe gelte auch für die Gross- bzw. Kleinschreibung der einzelnen Wortelemente. Schliesslich betrachtete das Bundesgericht die in der Form eines Quadrates gestaltete Umrahmung mit einem konturlosen, einfarbigen gelben Hintergrund (Farbanspruch Gelb) als grafisches Beiwerk, dem eine besondere Originalität fehlt und das die Gesamtwahrnehmung der Marke nicht derart beeinflussen kann, dass die nicht schutzfähige Grundaussage von „ePostSelect“ für die Marke nicht mehr prägend wäre.
Aus diesen Gründen wurde dem von der Post hinterlegten Zeichen mit dem Farbanspruch gelb, schwarz die originäre Unterscheidungskraft abgesprochen und die Markeneintragung verweigert.
Bundesverwaltungsgericht: Markenschutz für „ePostSelect“ mit präzisiertem Farbanspruch „Postgelb“
In den beiden gerichtlichen Verfahren stellte die Post jedoch einen zusätzlich (Eventual-)Antrag. Darin verlangte sie die Eintragung des Zeichens „ePostSelect“ für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen mit einem präzisierten Farbanspruch „RAL 1004, Pantone 116 C/109U“, falls die Eintragung mit dem Farbanspruch schwarz, gelb verweigert wird. Die Präzisierung der Farbe entspricht dem als „Postgelb“ bekannten Gelbton, der wie einleitend erwähnt als Farbmarke für Brief- und Pakettransporte im Markenregister mit dem Vermerk „durchgesetzte Marke“ eingetragen ist (P-496219).
Unter Berücksichtigung des präzisierten Farbanspruchs (Post-)Gelbton ging das Bundesverwaltungsgericht – zumindest für die mit E-Mail zusammenhängenden Dienstleistungen – von einer (originären) Unterscheidungskraft aus. Es argumentierte, dass elektronische Postdienstleistungen eine zeitgemässe Form der traditionellen Postdienstleistungen darstelle, für welche sich das Postgelb im Verkehr durchgesetzt habe. Wenn bei elektronischen Postdienstleistungen in der Marke dieser Farbton verwendet werde, entstehe bei den Adressaten eine gedankliche Verbindung zwischen den traditionellen und den elektronischen Produkten und die elektronischen Produkte würden der Post als Anbieter der traditionellen Produkte zugeordnet. Das Postgelb sei deshalb für „E-Post“ oder „E-Mail“ unterscheidungskräftiger als die unbestimmte Farbe „Gelb“. Dies genüge um das Zeichen für die damit zusammenhängenden Dienstleistungen als unterscheidungskräftig zu betrachten.
Bundesgericht: Präzisierung des Farbanspruchs ändert nichts an Wahrnehmung des Zeichens
Dieser Argumentation hat das Bundesgericht nun allerdings eine Absage erteilt. Im Entscheid wird klargestellt, dass die Beurteilung der originären Unterscheidungskraft abstrakt zu erfolgen habe. Ein Zeichen müsse dabei aus sich selbst heraus und so wie es angemeldet wurde, jedoch unabhängig von seinem tatsächlichen Gebrauch, geeignet sein, die fraglichen Waren und Dienstleistungen des Markeninhabers von denen anderer Anbieter zu unterscheiden. Erlange ein Zeichen erst durch seinen Gebrauch im Verkehr die notwendige Unterscheidungskraft, liege keine ursprüngliche (originäre) Kennzeichnungskraft vor, sondern eine derivative Unterscheidungskraft.
Die Post beantragte für ihr Zeichen „ePostSelect“ allerdings bereits vor Bundesverwaltungsgericht nur die Eintragung als originär unterscheidungskräftig. Deshalb war nur zu prüfen, ob dem Zeichen eine originäre Unterscheidungskraft zukommt oder nicht. Das Bundesgericht gelangte dabei – anders als das Bundesverwaltungsgericht – zum Schluss, dass sich durch die Präzisierung des Farbanspruchs nichts ändert. Die gelbe Farbe in der Markenabbildung bleibe identisch, einzig die Beschreibung ändere sich. Die Tatsache, dass dadurch der Schutzbereich der Marke verkleinert werde, weil „ePostSelect“ somit nur mit dem bestimmten Postgelbton geschützt und nicht in beliebigen Farbschattierungen von hell- bis dunkelgelb geschützt wäre, ändere aber an der Wahrnehmung des Zeichens durch die massgeblichen Verkehrskreise nichts. Jedenfalls werde dem Zeichen durch die Präzisierung kein originär unterscheidungskräftiger Gesamteindruck vermittelt.
Fazit und Anmerkungen
Das Bundesgericht hat somit die Eintragung des Zeichens „ePostSelect“ auch mit dem präzisierten Farbanspruch für alle beantragten Warenkategorien mangels Unterscheidungskraft abgelehnt. Die Frage, ob sich das Zeichen „ePostSelect“ allenfalls im Verkehr durchgesetzt hat und es insofern derivativ unterscheidungskräftig ist, war jedoch nicht Gegenstand des Verfahrens. Dies weil die Post einen entsprechenden Antrag gar nicht erst gestellt und folglich auch den Nachweis dafür nicht erbracht hat.
Nach Ansicht des Bundesgerichts hätte das Bundesverwaltungsgericht in der hier massgeblichen abstrakten Beurteilung daher auch nicht berücksichtigen dürfen, wie das Publikum den Postgelb-Farbton infolge dessen Gebrauchs im Wirtschaftsverkehr wahrnimmt. Denn dies hätte einzig für eine allfällige derivative Unterscheidungskraft sprechen können. In seinem Urteil habe das Bundesverwaltungsgericht insofern in unzulässiger Weise die für die beiden Arten von Unterscheidungskraft massgeblichen Beurteilungsgrundsätze vermischt. Eine solche Beurteilung würde es dem Inhaber einer durchgesetzten Marke ermöglichen, beliebig viele, nicht unterscheidungskräftige Zeichen eintragen zu lassen, ohne dabei die Verkehrsdurchsetzung jeweils erneut nachweisen zu müssen. Etwas überspitzt formuliert hätte dies der Post somit nach Ansicht des Bundesgerichts erlaubt, beliebige Wortkombinationen in einem postgelben Quadrat zu umfassen und diese als Marke eintragen zu lassen.
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