BGer zur Verwechslungsgefahr zwischen Keytrade SA und Keytrade Bank SA

Rechtlicher Hintergrund und Ausgangslage

Das schweizerische Recht gewährt Firmen von Aktiengesellschaften (AG), Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH) und Genossenschaften schweizweit ein Ausschliesslichkeitsrecht. Dies bedeutet, dass sich alle neu einzutragenden Firmen von Gesellschaften in einer dieser Rechtsformen von allen in der Schweiz bereits eingetragenen deutlich unterscheiden müssen (Art. 951 Abs. 2 OR). Wer durch den unbefugten Gebrauch einer Firma durch einen Dritten beeinträchtigt wird, kann auf Unterlassung der weiteren Führung der Firma und unter Umständen auf Schadenersatz klagen (Art. 956 Abs. 2 OR).

Die Keytrade AG (franz. Keytrade SA) mit Sitz in Thalwil handelt mit Rohstoffen und ist seit 1997 im Handelsregister eingetragen. Die Keytrade Bank SA wurde 1998 in Belgien gegründet und betreibt seit Februar 2009 eine im Schweizer Handelsregister eingetragene Zweigniederlassung in Genf. Diese tritt unter der Firma „Keytrade Bank SA, Bruxelles, succursale de Genève“ auf.

Im Dezember 2009 klagte die Keytrade AG gegen die Keytrade Bank SA und verlangte von ihr, die genannte Firma in der Schweiz nicht mehr zu führen. Begründet wurde dieses Begehren mit der Verwechslungsgefahr, die zwischen den beiden Firmen bestehe. Weiter forderte sie gestützt auf Art. 29 Abs. 2 ZGB (Namensanmassung), der Keytrade Bank SA sei zu verbeiten, ihre schweizerische Zweigniederlassung oder ihre Dienstleistungen weiterhin mit „Keytrade Bank“ oder „Keytrade Bank Geneva Branch“ zu bezeichnen. Darüber hinaus forderte das Thalwiler Unternehmen, der Domainname www.keytradebank.ch sei zu löschen.

Das Handelsgericht des Kantons Zürich hiess diese Klage gut, woraufhin die Keytrade Bank SA Beschwerde ans Bundesgericht erhob.

Begriff „Keytrade“ ist kennzeichnungskräftig

Das Bundesgericht hatte deshalb im Verfahren 4A_45/2012 (Urteil vom 12. Juli 2012) zu prüfen, ob sich die beiden Firmen deutlich voneinander unterscheiden oder ob eine Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Firmen besteht. Das Handelsgericht hatte letzteres bejaht. Als erstes hielt das Bundesgericht fest, dass die Verwechslungsgefahr aufgrund des Gesamteindrucks, den zwei Firmen beim Publikum hinterlassen, beurteilt werden muss. Dabei sei wichtig, dass die Firmen nicht nur beim direkten Vergleich, sondern auch in der Erinnerung auseinandergehalten werden können. Insbesondere diejenigen Teile einer Firma, die durch ihren Klang und Sinn hervorstechen, blieben im Gedächtnis haften. Besonders Fantasiebezeichnungen hätten demnach eine stark prägende Kraft.

Die Beschwerdeführerin stellte sich auf den Standpunkt, der Begriff „Keytrade“ habe keine Kennzeichnungskraft, da er beschreibend sei. Diese Argumentation wies das Bundesgericht zurück. Zwar seien die Begriffe „key“ und „trade“ für sich allein betrachtet nicht kennzeichnungskräftig, auf die Unterscheidungskraft der einzelnen Firmenbestandteile komme es allerdings auch nicht an. Da das Wort „Keytrade“ im Englischen nicht bestehe, weise es durchaus eine gewisse Originalität auf. Zudem lasse der Begriff keinen unmittelbaren Schluss auf die Geschäftstätigkeit der Keytrade AG zu und sei deshalb nicht als reine Sachbezeichnung anzusehen.

Firmenzusätze nicht geeignet für deutliche Abhebung von der älteren Marke

Weiter prüfte das Bundesgericht, ob die Firmenzusätze, die die Keytrade Bank SA verwendet, ausreichen, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen. Es verneinte diese Frage. Die jüngere Firma übernehme den prägenden Begriff „Keytrade“ unverändert und unterscheide sich deshalb nur durch die Firmenzusätze „Bank“, „Bruxelles“ und „succursale de Genève“ von der älteren Firma. Diese würden als Sachbezeichnung unmittelbar die Geschäftstätigkeit der Beschwerdeführerin beschreiben beziehungsweise auf den nach Art. 952 Abs. 2 OR zwingend zu erwähnenden ausländischen Sitz und die Eigenschaft als Zweigniederlassung hinweisen. Als solche seien sie nicht geeignet, eine ausreichend deutliche Abhebung von der älteren Firma zu sorgen. Dies gelte unabhängig davon, ob die Parteien miteinander im Wettbewerb stünden oder nicht.

Branchenprinzip gilt im Firmenrecht nicht

Die Keytrade Bank SA hatte gefordert, dass das Gericht berücksichtige, dass sie und die Keytrade AG keine direkten Konkurrenten seien und letztere keine Abnehmer in der Schweiz habe. Das Bundesgericht antwortete darauf, dass dies nicht beachtlich sei, da das aus dem Markenrecht bekannte Branchenprinzip im Firmenrecht nicht anwendbar sei. Dies habe das Gericht bereits mehrmals bestätigt. Der Firmenschutz sei als Ausfluss des Persönlichkeitsrechts juristischer Personen konzipiert. Im Gegensatz zum Markenrecht sei deshalb im Firmenrecht die Sicht der Abnehmer bestimmter Waren und Dienstleistungen nicht relevant.

Das Bundesgericht hielt aus all diesen Gründen fest, dass sich die Firma der Keytrade Bank SA nicht genügend von derjenigen der Keytrade AG unterscheide und das Urteil des Handelsgerichts deshalb nicht zu beanstanden sei.

Verletzung des Namensrechts der Keytrade AG

Als letztes hatte das Gericht noch darüber zu befinden, ob die Verwendung des Domainnamens www.keytradebank.ch sowie die Verwendung der Zeichen „Keytrade Bank“ und „Keytrade Bank Geneva Branch“ durch die Keytrade Bank SA das Namensrecht der Keytrade AG verletze. Auch dies bejahte das Bundesgericht. Eine Beeinträchtigung im Sinne von Art. 29 Abs. 2 ZGB liege demnach bereits dann vor, wenn die Aneignung des Namens durch einen Dritten die Gefahr einer Verwechslung oder Täuschung bewirke oder sie geeignet sei, zufolge einer blossen Gedankenassoziation eine in Wirklichkeit nicht bestehende Beziehung zwischen den Parteien herzustellen, welche der Namensträger ablehne und vernünftigerweise auch ablehnen dürfe (vgl. BGE 128 III 401). Das Bundesgericht verwies auf die Ausführungen zur Verwechslungsgefahr im Firmenrecht. Da die Verwechslungsgefahr dem Grundsatz nach für das ganze Kennzeichenrecht einheitlich zu beurteilen sei, sei diese auch namensrechtlich gegeben. Sowohl das vom Handelsgericht ausgesprochene Verbot, die Firma weiter zu führen als auch die Anweisung, den Domainnamen löschen zu lassen, seien deshalb rechtmässig erfolgt.

Abschliessend weist das Bundesgericht darauf hin, dass für das Firmenrecht das häufig im geschäftlichen Verkehr verwendete grafisch gestaltete Schriftbild (Firmenlogo) nicht beachtlich sei. Es sei deshalb auch nicht relevant, ob sich die verwendeten Schriftbilder voneinander unterscheiden würden und die Keytrade SA ihr Firmenlogo in der Zwischenzeit geändert habe.

Weitere Informationen:

• Urteil 4A_45/2012 vom 12. Juli 2012
• BR-News: „BGer: neues Urteil zu Kennzeichenkonflikt zwischen Firma, Domain und Marke“
• BR-News: „BGer: bei Verwechslungsgefahr kann Anspruch auf Übertragung widerrechtlich registrierter Domains bestehen“
• BR-News: „Unlautere Verwendung von Domainnamen (BGer-Urteil 4A_168/2010 vom 19. Juli 2010)“
• BR-News: „EuGH: Der Inhaber eines Namens kann dessen Benutzung als Gemeinschaftsmarke widersprechen“
• Art. 29 ZGB (Namensschutz)
• Art. 944 ff. OR (Firmenrecht)

Ansprechpartner: Adrian Süess