BVGer: Der Gebrauch einer Marke in einer wesentlich abweichender Form stellt kein rechtserhaltender Markengebrauch dar

Widerspruchsverfahren beim IGE wegen Verwechslungsgefahr

Am 6. Oktober 2010 haben die Inhaber der internationalen Bildmarke „ARTIC (fig.)“ (nachfolgend die Widerspruchsmarke) beim IGE Widerspruch gegen die Eintragung der schweizerischen Wortmarke „ARCTIC VELVET“ erhoben. Die seit 1989 eingetragene Widerspruchsmarke besteht aus dem Wortelement „ARTIC“ und aus dem Bildelement eines stilisierten Eisbären im Inneren des Buchstabens A. Sowohl „ARTIC“ als auch „ARCTIC VELVET“ werden unter anderem für die Waren der Klasse 33 beansprucht (s. die sog. Nizza-Klassifikation), namentlich für alkoholische Fruchtgetränke, destillierte Getränke und alkoholische Getränke (ausgenommen Biere). In seiner Antwort bestritt die Gegenpartei einerseits das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen nach Art. 3 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes (MSchG), anderseits behauptete sie den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG.

Gebrauchszwang im schweizerischen Markenrecht

Gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG kann ein Markeninhaber sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, falls er die Marke während fünf Jahren seit der Eintragung nicht gebraucht hat, es sei denn es liegen wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vor. Der Beweis des Gebrauchs obliegt dann dem Markeninhaber (Art. 12 Abs. 3 MSchG).

Eisbär als kennzeichnungskräftigen Kern von „ARTIC (fig.)“

Die darauf von den Inhabern von „ARTIC (fig.)“ eingereichten Belege hielt das IGE als nicht geeignet, um einen rechtserhaltenden Markengebrauch nachzuweisen, da diese Dokumente (mehrheitlich Kaufrechnungen) ausschliesslich das Wortelement „ARTIC“ zeigten, ohne die Bildkomponente der Widerspruchsmarke. Gemäss Art. 11 Abs. 2 MSchG ist nämlich der Gebrauch in einer von der Eintragung wesentlich abweichenden Form nicht rechtserhaltend. Nach Auffassung des IGE stellt die Darstellung des Eisbären nicht eine blosse Dekoration dar, sondern gehört zum kennzeichnungskräftigen Kern der Widerspruchsmarke, so dass deren Widergabe ohne Eisbär zu einer wesentlich unterschiedlichen Variante führt. Die 1989 eingetragene Bildmarke sei damit nicht i.S.v. Art. 12 MSchG gebraucht worden. Da ebenfalls keine wichtigen Gründe für einen Nichtgebrauch vorgebracht wurden, wurde der Widerspruch abgewiesen.

Beschwerde bleibt erfolgslos: BVGer bestätigt den Entscheid des IGE

Das BVGer hatte sich mit der Frage zu befassen, ob der Gebrauch der Marke „ARTIC“ ohne ihre Bildkomponente die Anforderungen von Art. 11 Abs. 2 MSchG genüge. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung gibt es dafür kein allgemeines Kriterium, es ist vielmehr auf die konkreten Umstände des Einzelfalles abzustellen. Massgebend ist dabei der Gesamteindruck der Marke. Wenn das Weglassen des Eisbären zu einem veränderten Gesamteindruck der Widerspruchsmarke führt, stellt die bildliche Darstellung eine wesentliche Komponente dieses Zeichens dar und Letzterer ist in seiner Kombination zu gebrauchen. Dies trifft insbesondere dann zu, wenn das Wortelement mit Bezug auf die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen keine grosse Kennzeichnungskraft besitzt.

Einerseits erkannte das BVGer, dass das Wort „ARTIC“ für sich allein mit Bezug auf die Produkte der Klassen 32 und 33, insbesondere auf kühl oder mit Eis servierte Drinks oder Getränke, keine grosse Kennzeichnungskraft besitzt. Anderseits zieht der stilisierte Eisbär die Aufmerksamkeit der Konsumenten auf sich. Die Aufmerksamkeit ist gemäss bundesgerichtlicher Praxis noch grösser, wenn die Bildkomponente im Anfang- oder im Endbuchstaben steht, wie es bei der Widerspruchsmarke der Fall ist. Das BVGer teilte somit die Auffassung des IGE, wonach das Weglassen des Eisbären zu einer wesentlich abweichenden Form der Marke führt, so dass ihr Gebrauch nicht rechtserhaltend i.S.v. Art. 11 Abs. 2 MSchG gewesen ist (s. zum Ganzen den Entscheid des BVGer 3056/2012).

Rechtsfolge: Widerruf der Eintragung von „ARTIC (fig.)“

Die Bestätigung des vorinstanzlichen Urteils bewirkte den Widerruf der Eintragung der Widerspruchsmarke mit Bezug auf die Waren der Klasse 33. Infolge Wegfall des markenrechtlichen Schutzes für „ARTIC (fig.)“ hat sich das BVGer in diesem Verfahren nicht über das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zwischen „ARTIC (fig.)“ und „ARCTIC VELVET“ geäussert. Die Frage der Verwechslungsgefahr wurde allerdings in zwei späteren Verfahren betreffend „ARTIC (fig.)“ und die neuen Marken „Arctic Velvet Tröpfli“ bzw. „Arctic Velvet Nothing Cocktail“ für Waren der Klassen 32 und 33 behandelt (s. zum Ganzen die Entscheide des BVGer B-4297/2012 und B-4637/2012).

Weitere Informationen:

• Entscheid des BVGer B-3056/2012
• BR-News vom 23.04.12: „BGer: Löschung einer Marke wegen fehlender Gebrauchsabsicht“
• BR-News vom 18.01.11: „Löschung einer bekannten Marke mangels Gebrauch in der Schweiz“
• BR-News vom 13.11.12: “EuGH: der rechtserhaltende Gebrauch einer Marke kann auch durch die Benutzung einer anderen Marke erfolgen“
• Nizza-Klassifikation
• Entscheid des BVGer B-4297/2012
• Entscheid des BVGer B-4637/201