BVGer: Marke „DIE POST“ ist für Kernbereiche des Postgeschäfts nicht eintragungsfähig

Vorgeschichte: Markenhinterlegung des Zeichens „POST“ vom Bundesgericht verweigert

Bereits im Dezember 2008 hatte sich das Bundesgericht mit einem Markeneintragungsgesuch der Schweizerischen Post zu beschäftigen (Urteil 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008). Damals war fraglich, ob das Zeichen „POST“ als Marke für diverse Waren und Dienstleistungen eingetragen werden kann. Das Bundesgericht schützte zu dieser Zeit die Entscheide der Vorinstanzen und hielt fest, dass das Zeichen „POST“ dem Gemeingut zuzurechnen und für diejenigen Waren und Dienstleistungen, die die Kernbereiche eines Postunternehmens sind, absolut freihaltebedürftig sei. Für diejenigen Waren- und Dienstleistungsklassen, für welche kein absolutes Freihaltebedürfnis bestand, prüfte es zudem, ob sich die Marke im Verkehr durchgesetzt habe, verneinte aber auch dies. Folglich verweigerte es dem Zeichen „POST“ den Markenschutz. In diesem Urteil stellte es jedoch nebenbei fest, dass beispielsweise der Begriff „Die Post“ eine erheblich höhere Unterscheidungskraft besitze als nur „POST“. Wie genau diese Passage zu interpretieren ist und insbesondere, ob daraus abgeleitet werden kann, dass der Marke „DIE POST“ Unterscheidungskraft und damit allenfalls Markenschutzfähigkeit zukomme, war Teil des neuen Verfahrens vor dem Bundesverwaltungsgericht.

Rückweisung der Markeneintragung „DIE POST“ durch das IGE

Im Juli 2008 liess die Schweizerische Post beim IGE das Wortzeichen „DIE POST“ für verschiedenste Waren und Dienstleistungen als Marke hinterlegen. Für gewisse Waren und Dienstleistungen wies das IGE die Anmeldung im April 2011 zurück, insbesondere für diejenigen, welche mit der Kerntätigkeit eines Post- bzw. Logistikunternehmens verbunden sind. Sie begründete diese Zurückweisung insbesondere damit, dass das Zeichen beschreibend sei. Daran ändere auch die Tatsache nichts, dass das Zeichen aus zwei Elementen zusammengesetzt sei. Auch die durchgehende Grossschreibung des Zeichens ändere nichts an der fehlenden Unterscheidungskraft. Die Nähe der Marke zum Firmennnamen „Die Schweizerische Post“ sei aufgrund der Unabhängigkeit von Marken- und Firmenrecht ebenfalls nicht beachtlich. Gegen diese Zurückweisung erhob das Unternehmen Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht.

Mehrdeutigkeit des Zeichens „DIE POST“ – Einzelbeurteilung nötig

Zu beurteilen hatte das Bundesverwaltungsgericht im Verfahren B-2999/2011 folglich, ob das IGE die Markeneintragung zu Recht verweigert hatte. Das Gericht untersuchte dazu zuerst den Sinngehalt des Zeichens „DIE POST“ und hielt fest, dass für den Gesamteindruck einer Marke selbst geringe Unterschiede der Zeichen von erheblicher Bedeutung sein können. Indem das IGE die Zeichen „POST“ und „DIE POST“ gleichsetzte und die Ansicht vertrat, dass der Zusatz des bestimmten Artikels für die Beurteilung keine Rolle spiele, habe es die Konsequenzen dieses Zusatzes auf die Unterscheidungskraft deshalb nicht ausreichend untersucht. Jedoch stellte das Gericht auch fest, dass selbst wenn „DIE POST“ gemäss dem Bundesgericht unterscheidungskräftiger sei als „POST“, daraus noch keine bindende Aussage über die Frage erfolgt sei, ob die Marke „DIE POST“ die vom Gesetz geforderte Unterscheidungskraft für die Eintragungsfähigkeit erreiche. Es sei aber vorliegend klar, dass dem Zusatz „DIE“ eine individualisierende Funktion zukomme, d.h. unter dem Zeichen „DIE POST“ werde von den betroffenen Verkehrskreisen nur ein einziges Unternehmen, die Schweizerische Post, verstanden. Es sei dabei aus markenrechtlicher Sicht nicht beachtlich, dass das Unternehmen diesen Umstand einer jahrzehntelangen Monopolstellung zu verdanken habe.

Das Bundesverwaltungsgericht wies aber auch darauf hin, dass das Zeichen „DIE POST“ mehrdeutig sei und nicht nur auf das Unternehmen hinweise, sondern auch auf „das beförderte Gut“, also die Ware, die mit der Post befördert werde. Folglich sei für jede Ware oder Dienstleistung separat zu prüfen, ob die unternehmensbezogene Bedeutung oder die Sachbezeichnung im Vordergrund stehe.

Differenzierte Analyse bezogen auf die einzelnen Waren nötig

Bei dieser Detailüberprüfung stellte das Gericht unter anderem fest, dass für die Nizza-Klassen 35, 36, 38, 40, 41 und 42 (z.B. Werbung, Unternehmensberatung, Geldtransfer, Telekommunikation oder Ticketvorverkauf) klar der Unternehmensbezug im Vordergrund stehe und die Marke für diese Klassen deshalb einzutragen sei. Für zahlreiche andere Klassen (9, 16, 20, 22, 39 und 45) war eine pauschale Aussage hingegen nicht möglich und das Gericht musste differenzieren. So erachtete es die Marke beispielsweise für Briefwaagen, Verpackungsmaterialien, Couverts, Kurierdienste sowie Briefsendungen als beschreibend und daher nicht eintragungsfähig. Eintragungsfähig sei die Marke hingegen insbesondere für Transportlogistik sowie Rechtsberatungen, bei welchen das Unternehmen als Erbringer der Dienstleistungen und nicht die Dienstleistung selbst im Vordergrund stehe.

Zeichen ist freihaltebedürftig – Verkehrsdurchsetzung?

Als nächstes prüfte das Bundesverwaltungsgericht deshalb für diejenigen Waren und Dienstleistungen, für welche das Zeichen nicht unterscheidungskräftig und deshalb grundsätzlich nicht eintragbar war, ob sich das Zeichen im Verkehr als Marke durchgesetzt habe. Um diese sog. Verkehrsdurchsetzung prüfen zu können, musste es aber vorerst bestimmen, ob es sich bei dem Begriff um ein absolut freihaltebedürftiges Zeichen handelt. Wäre dies so, wäre eine Verkehrsdurchsetzung per se ausgeschlossen.

Da die Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 20 und 22 nie dem Postmonopol unterstellt gewesen seien, prüfte das Bundesverwaltungsgericht die absolute Freihaltebedürftigkeit vorerst nur in Bezug auf die Klasse 39. Im oben zitierten Bundesgerichsentscheid erachtete das Bundesgericht den Begriff „POST“ für die Waren- und Dienstleistungsklasse 39 als absolut freihaltebedürftig. Folglich steht es heute allen Mitbewerbern offen, den fraglichen Begriff zu verwenden.

Somit stellte sich die Frage, ob diese Tatsache die Freihaltebedürftigkeit des Zeichens „DIE POST“ aufheben könne. Das Bundesverwaltungsgericht verneinte dies, da ein Schutz der Bezeichnung „DIE POST“ den Sprachgebrauch zur Umschreibung der erbrachten Dienstleistungen zu stark einschränken würde. Im Interesse der freien Kommunikation sei der Begriff deshalb absolut freihaltebedürftig. Ob sich das Zeichen als Marke im Verkehr durchgesetzt habe, sei aus diesem Grund nur für die verbleibenden (9, 16, 20 und 22) zu prüfen. Auch bezogen auf diese Klassen stellte das Gericht jedoch fest, dass das Zeichen absolut freihaltebedürftig sei, da es sich um Hilfswaren zur Erbringung von Dienstleistungen handle, für welche ein absolutes Freihaltebedürfnis bestehe.

Zeichen auch in Grossbuchstaben nicht markenschutzfähig

Die Post stellte weiter den Antrag, das Zeichen sei mit dem Disclaimer „Schutz beansprucht in Grossbuchstaben“ als durchgesetzte Marke einzutragen. Bei einer Schreibweise ausschliesslich in Grossbuchstaben komme dem Zeichen originäre Unterscheidungskraft zu. Zudem sei bis anhin die Konstellation einer Schutzeinschränkung bei Wortmarken auf eine bestimmte Schreibweise noch nie Gegenstand einer richterlichen Überprüfung gewesen. Bisher sei lediglich klar, dass eine Schutzeinschränkung auf eine bestimmte Farbe möglich sei.

Das Bundesverwaltungsgericht verneinte aber auch bei einem Disclaimer die Markenschutzfähigkeit. Eine Marke sei als Ganzes und unter Einbezug aller Gestaltungselemente zu prüfen. Sofern erst die Verbindung dieser Elemente zur Unterscheidungskraft führe, so geniesse auch einzig die Gesamtgestaltung markenrechtlichen Schutz, während das Basiselement (vorliegend die Wortmarke) als solches durch die Registrierung nicht geschützt werde. Darüber hinaus führe nicht jede grafische Gestaltung automatisch zur Eintragungsfähigkeit. Vielmehr müsse diese so ausgeprägt sein, dass sich das Erscheinungsbild der Marke vom schutzunfähigen Basiselement klar unterscheide. In Bezug auf die Schreibweise einer Marke sei deshalb davon auszugehen, dass auch diese aussergewöhnlich sein müsse. Auf eine Schreibweise in Grossbuchstaben treffe dies nicht zu, da es sich bei dieser um ein „äusserst banales Gestaltungselement“ handle, das zur Unterscheidungskraft des Zeichens nichts beizutragen vermöge. Das strittige Zeichen sei deshalb auch in Grossbuchstaben mehrdeutig und könne sich als Unternehmenshinweis nicht gegenüber der Sachbezeichnung durchsetzen.

Fazit

Zusammenfassend ergab sich daraus, dass das IGE die Eintragung des Zeichens „DIE POST“ in Bezug auf die Kernbereiche eines Postunternehmens zu Recht verweigert hat, da ihm für diese Klassen die Unterscheidungskraft fehlt und auch keine Verkehrsdurchsetzung erfolgt ist. Für die übrigen strittigen Waren und Dienstleistungen ist das Zeichen gemäss Bundesverwaltungsgericht hingegen einzutragen. Ausgenommen von der Markenschutzfähigkeit sind somit einzig diejenigen Bereiche, welche das Kerngeschäft der Schweizerischen Post bilden. Das Bundesverwaltungsgericht hiess die Beschwerde deshalb teilweise gut, verweigerte dem Zeichen „DIE POST“ aber den Markenschutz in diesen Bereichen.

Weitere Informationen:

• Urteil B-2999/2011 des Bundesverwaltungsgerichts vom 22. Februar 2013
• Urteil 4A_370/2008 des Bundesgerichts vom 1. Dezember 2008
• Urteil B-958/2007 des Bundesverwaltungsgerichts vom 9. Juni 2008 (BVGE 2009/4)
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• BR-News: „BGer: Slogan „EIN STÜCK SCHWEIZ“ für Emmentaler ist Gemeingut und deshalb nicht als Marke eintragbar“
• BR-News: „EuG: Kein Markenschutz für banales Karomuster mangels Unterscheidungskraft“
• BR-News: „EuGH: Anforderungen an die Angabe der von einer Markenanmeldung erfassten Produkte“

Ansprechpartner: Adrian Süess