EuG: „Smartbook“ kann nicht als Marke für Computer eingetragen werden

Generische Namen sind nicht markenschutzfähig

Zeichen, die nicht als Marke wahrgenommen werden und deshalb keine Unterscheidungskraft haben, sind vom Markenschutz ausgeschlossen (sog. Gemeingut). Dies gilt sowohl in der Schweiz als auch in der EU.

Der Schutzausschluss kann auch für Zeichen gelten, die ursprünglich unterscheidungskräftig waren und als Marke eingetragen und verwendet wurden, sich im Laufe der Zeit aber zu einer Gattungsbezeichnung entwickelt haben (= generisch verwendet werden). Ein bekannteres, vom schweizerischen Bundesgericht entschiedenes Beispiel dafür ist die (ehemalige) Marke „Eile mit Weile“ für bestimmte Gesellschaftsspiele.

Vor diesem Hintergrund hatte das EuG kürzlich zu beurteilen, ob der Begriff „Smartbook“ generisch verwendet wird und deshalb für gewisse Waren (mittlerweile) dem Gemeingut zuzuordnen ist.

Vorgeschichte: Verfahren in Deutschland und Entscheid des BGH

Im Jahr 2004 liess das deutsche Unternehmen Smartbook AG die Marke „Smartbook“ ins deutsche Markenregister eintragen. Seither hatten verschiedene Behörden und Gerichte die Frage zu beantworten, die sich dem EuG im vorliegenden Fall stellte. In Deutschland befasste sich gar das höchste Gericht schon damit.

Nachdem die Smartbook AG insbesondere gegen den US-amerikanischen Mitbewerber Qualcomm Inc. vorgegangen und diesem den Gebrauch ihrer Marke gerichtlich untersagen liess, stellte Qualcomm beim deutschen Bundespatentamt einen Antrag auf Löschung der Marke. Das Patentamt folgte dem Antrag und ordnete an, die Marke zu löschen. Gegen diesen Entscheid erhob die Smartbook AG Beschwerde beim Bundespatentgericht. Im Februar 2012 hiess das Gericht die Beschwerde gut, da die Marke unterscheidungskräftig und damit eintragungsfähig sei (vgl. Jahresbericht 2012 des Bundespatentgerichts, S. 69). Im November 2012 bestätigte der Bundesgerichtshof (BGH) schliesslich das Urteil des Bundespatentgerichts (Az. I ZB 57/12, I ZB 58/12, I ZB 59/12). Folglich blieb die Marke „Smartbook“ eingetragen und deren Verwendung ist in Deutschland der Smartbook AG vorbehalten.

Anmeldung der Marke „Smartbook“ zurückgewiesen

Im Juli 2009 meldete die Smartbook AG beim Europäischen Markenamt (HABM) das Wortzeichen „SMARTBOOK“ schliesslich auch zur Eintragung als Gemeinschaftsmarke an. Das Unternehmen beantragte den Markenschutz unter anderem für die folgenden Waren: Computer, Notebooks, Software, elektronische Publikationen, Spiele-Software, Landkarten, Zeitungen, Fotografien, Atlanten und Globen sowie Spielzeug.

Anders als die deutschen Gerichte wiesen sowohl das HABM und auch dessen Beschwerdekammer die Anmeldung für gewisse Waren zurück. Die angemeldete Marke sei insbesondere für Computer, Notebooks, Datenprozessoren und Software beschreibend.

„Smartbook“ sei im Zeitpunkt der Anmeldung generisch benutzt worden. Der Begriff habe nämlich bereits Einzug in den allgemeinen Sprachgebrauchs für Computer einer neuen Generation gefunden. „Smartbook“ bezeichne ein schnelles, leichtes Gerät mit verbesserter Verbindungsfähigkeit, das die Eigenschaften eines hoch entwickelten Mobiltelefons („smartphone“) und eines kleinen tragbaren Computers („notepad“) verbinde. Daraus könne geschlossen werden, dass die angemeldete Marke für die genannten Waren keine Unterscheidungskraft habe. Nichts an dieser Beurteilung ändere der Umstand, dass die Zahl der Unternehmen, welche den Begriff generisch verwenden, nicht sehr gross sei.

Klage gegen HABM-Entscheid

Gegen diese Auffassung klagte das deutsche Unternehmen vor dem EuG. Es machte geltend, es sei nicht davon auszugehen, dass der Begriff „Smartbook“ eine Produktkategorie bezeichne. Eine solche Kategorie habe es weder im Zeitpunkt der Anmeldung noch im Zeitpunkt der Klageerhebung gegeben. Die angemeldete Marke sei fantasievoll und genügend unterscheidungskräftig. Sie könne deshalb eingetragen werden.

EuG: „Smartbook“ nicht unterscheidungskräftig

Das Gericht aber folgte der Auffassung seiner Vorinstanzen. Diese hätten festgestellt, dass die vorhandenen Beweismittel diverse Fundstellen für die Verwendung von „Smartbook“ enthielten und es sich dabei offensichtlich um einen generischen Begriff für Geräte im Computerbereich handle. Der Begriff „Smartbook“ werde von einer kleinen Zahl von Unternehmen berechtigterweise zur Bezeichnung von Waren benutzt, die denjenigen Waren, für welche der Markenschutz beantragt wird, ähnlich oder mit ihnen identisch seien. Das Zeichen könne deshalb nicht die Hauptfunktion einer Marke erfüllen, nämlich den angesprochenen Verkehrskreisen zu ermöglichen, die betriebliche Herkunft der mit ihr gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu erkennen. Die angemeldete Marke müsse deshalb insbesondere für Computer und die oben genannten computerbezogenen Geräte zurückgewiesen werden.

Weitere Informationen:

• Urteil T-123/12 des Gerichts der Europäischen Union vom 11.12.2013
• BGE 114 II 171 („Eile mit Weile“)

Ansprechpartner: Lukas Bühlmann