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Peter Schramm
Michael Ritscher
Nach einem aktuellen Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) ist die rote Sohle der Designerschuhe des Modeschöpfers Christian Louboutin nicht von vornherein vom Markenschutz ausgeschlossen. Gemäss EuGH fällt eine Marke, die aus einer auf der Sohle eines Schuhs angebrachten Farbe besteht, nicht unter das Verbot der Eintragung von Formen. Eine solche Marke definiert sich nicht ausschliesslich durch ihre Form, sondern primär durch ihre Farbe.
Hintergrund
2010 liess der Designer Christian Louboutin die roten Sohlen seiner Schuhe in Belgien, in den Niederlanden und in Luxemburg mit der folgenden Abbildung als Marke eintragen:
2013 wurde der Eintrag dahingehend geändert, dass der Schutzbereich der Marke auf hochhackige Schuhe beschränkt wurde. Als im gleichen Jahr eine andere Schuhherstellerin in den Niederlanden hochhackige Schuhe mit der typischen roten Sohle verkaufte, klagte Louboutin wegen Markenrechtsverletzung. Die niederländische Schuhherstellerin stellte sich auf den Standpunkt, dass die Marke ungültig sei.
Die EU-Markenrichtlinie (2008/95/EG ) führt mehrere Ungültigkeitsgründe bzw. Eintragungshindernisse auf, unter anderem in Bezug auf Zeichen, die ausschliesslich aus der Form der Ware bestehen (Art. 3 Abs. 1 lit. e Ziff. iii). Durch diese Bestimmung soll verhindert werden, dass praktische Eigenschaften einer Ware monopolisiert und von Mitbewerbern nicht mehr genutzt werden können. In Folge des Rechtsstreites um die rote Sohle musste der EuGH im Rahmen eines Vorabentscheidungsverfahrens klären, ob der Begriff „Form“ auf dreidimensionale Merkmale einer Ware wie deren Kontur, Abmessungen oder Umfang beschränkt ist oder ob er auch andere nicht dreidimensionale Eigenschaften der Ware wie die Farbe erfasst und somit der Schutz der roten Sohle im Sinne der genannten Richtlinie ausgeschlossen ist.
Das Urteil
Da der Begriff „Form“ in der EU-Markenrichtlinie nicht definiert ist, hat der Gerichtshof in seinem Urteil vom 12. Juni 2018 (C‑163/16) den Begriff nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauch ausgelegt. Der EuGH stellte fest, dass sich aus dem üblichen Wortsinn nicht ergibt, ob eine Farbe als solche ohne räumliche Begrenzung eine Form darstellen kann. Die Form der Ware oder eines Teils der Ware spiele zwar bei der räumlichen Begrenzung der Farbe eine Rolle, es könne aber nicht angenommen werden, dass die Marke aus dieser Form bestehe, wenn wie im Louboutin-Fall die Markenbeschreibung explizit so formuliert sei, dass die Kontur des Schuhs nicht von der Marke umfasst sei, sondern nur dazu diene, die Aufbringung der Farbe an einer bestimmten Stelle auf dem Schuh zu schützen.
Auf jeden Fall aber könne das strittige Zeichen nicht als „ausschliesslich“ aus der Form bestehend angesehen werden, wenn sein Hauptgegenstand eine Farbe sei. Aus diesem Grund hielt der EuGH fest, dass die rote Sohle des Louboutin-Schuhs nicht unter das Verbot der Eintragung von Formen fällt.
Dieser Entscheid ist insbesondere deshalb bemerkenswert, weil der EuGH, sofern er das Vorliegen einer Formmarke bejaht, eine sehr restriktive Rechtsprechung in Bezug auf die für die Schutzfähigkeit notwendige Unterscheidungskraft verfolgt. Formmarken sind nur dann unterscheidungskräftig, wenn sie erheblich von der Branchenüblichkeit abweichen und dadurch eine herkunftsbezeichnende Funktion erfüllen.
Ob die Marke letztlich aber Unterscheidungskräftig und damit eintragungsfähig ist, musste der EuGH nicht beurteilen. Das zuständige niederländische Gericht scheint aber offenbar davon auszugehen. Dieses stellte fest, dass im Herbst 2012 ein erheblicher Teil der Verbraucher von hochhackigen Damenschuhen in den Benelux-Staaten in der Lage war, die Schuhe von Christian Louboutin als von diesem stammend zu identifizieren und sie daher von hochhackigen Damenschuhen zu unterscheiden, die von anderen Unternehmen stammen, so dass die streitige Marke zu diesem Zeitpunkt für diese Waren als Marke wahrgenommen worden sei. Insofern scheint das Gericht davon auszugehen, dass die Marke sich zumindest infolge ihrer Benutzung unterscheidungskräftig geworden ist („Verkehrsdurchsetzung“).
Bundesgericht verneinte Markenschutzfähigkeit in der Schweiz
Demgegenüber verweigerte das Schweizer Bundesgericht der roten Sohle der Louboutin-Schuhe den Markenschutz (vgl. MLL-News vom 18.3.2017). Das Bundesgericht hielt fest, die rote Sohle sei primär ein dekoratives Element und würde von den entsprechenden Käuferinnen nicht als Marke wahrgenommen. Ausserdem habe die Eintragung der roten Sohle in ausländischen Markenregistern keine präjudizielle Wirkung für die Schweiz und begründe somit keinen Anspruch auf Eintragung in der Schweiz. Eine Verkehrsdurchsetzung musste in diesem Urteil allerdings nicht mehr beurteilt werden, da der Markeninhaber dies vor Bundesgericht nicht (mehr) geltend gemacht hatte.
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