Fall Rolex & Bundesgerichtshof: Markenbeschwerde bei Google kann Mitbewerberbehinderung darstellen

Der Sachverhalt

Im aktuellen Fall plante die Klägerin, ein deutsches Unternehmen, welches mit gebrauchten Luxusuhren handelt, mittels Google AdWords-Anzeigen für ihre Rolex-Uhren zu werben. Da allerdings die Beklagte, ihrerseits Inhaberin der Marke Rolex, mit der Einreichung einer allgemeiner Markenbeschwerde bei Google gegen die Verwendung ihrer Marke vorgegangen war, wurden die Anzeigen von Google nicht berücksichtigt. Die Klägerin ersuchte die Beklagte daraufhin erfolglos um die Zustimmung der Nutzung der Marke Rolex, so dass sie Klage wegen unlauterer Mitbewerberbehinderung erhob. Nachdem die Vorinstanzen den Anspruch der Klägerin anerkannt hatten, zog die Beklagte das Urteil an den Bundesgerichtshof weiter.

Das Urteil des Bundesgerichtshofs

Dieser bestätigte in seinem Urteil vom 12.03.2015 die von der Klägerin angeführte unlautere Mitbewerberbehinderung und wies die Revision der Beklagten ab. Gleichzeitig verpflichtete der BGH die Beklagte zur Zustimmung zu den AdWords-Anzeigen der Klägerin.

Der BGH hielt in seinem Urteil fest, dass ein Markeninhaber nach der Einlegung einer Markenbeschwerde bei Google dazu verpflichtet sei, seine Zustimmung zur AdWords-Werbung eines Mitbewerbers zu erteilen, sofern dessen beabsichtigte Werbung keine Markenrechtsverletzung darstelle.

Eine Frage des Wettbewerbsrechts

Zunächst musste im vorliegenden Fall geklärt werden, ob es sich bei den Parteien um Mitbewerber handelt und zwischen ihnen ein Wettbewerbsverhältnis besteht. Dieses wurde bejaht, da es durchaus denkbar ist, dass potenzielle Kunden der Beklagten statt einer neuen Rolex doch lieber eine gebrauchte Uhr der Klägerin erwerben, wodurch sich deren Umsatz auf Kosten desjenigen der Beklagten vergrössert. Folglich sind hier die Vorschriften des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) massgebend.

In der eigentlichen Streitfrage beurteilten die Richter des BGH die Markennutzung durch die Klägerin als zulässig, da diese mit (gebrauchten) Originalmarkenwaren handelt. Die Uhren wurden zwar von der Beklagten auf den Markt gebracht, was danach mit der gebrauchten Ware passiert, entzieht sich jedoch ihres Einflusses. Das sog. Prinzip der markenrechtlichen Erschöpfung entzieht der Beklagten das Recht, der Klägerin die Benutzung der Marke Rolex zu untersagen, solange die relevanten Produkte mit Zustimmung des Markeninhabers auf den Markt gebracht wurden (vgl. § 24 des Markengesetzes, MarkenG).

Allgemeine Markenbeschwerde zulässiges Mittel zur Verhinderung von Markenverletzungen

Die Behinderung sieht der BGH dabei aber nicht schon in der bei Google eingereichten allgemeinen Markenbeschwerde. Diese stellt ein zulässiges Mittel dar, um allfälligen Markenverletzungen durch AdWords-Anzeigen vorzubeugen (gerade Rolex ist erfahrungsgemäss ein beliebtes Ziel von Markenpiraterie).

Eine gezielte Behinderung im Sinne von § 4 Nr. 10 UWG liegt aber wie bereits erwähnt dann vor, wenn die Klägerin ihre Zustimmung zu einer AdWords-Anzeige nicht erteilt, obwohl diese das Markenrecht wie vorliegend nicht verletzt.

Wettbewerbswidrige Verweigerung der Zustimmung

Das Verhalten der Beklagten ist folglich als wettbewerbswidrig zu qualifizieren, da es nicht in erster Linie auf die Gewährleistung der eigenen Wettbewerbsposition zielt, sondern die wirtschaftlichen Entfaltungsmöglichkeiten der Mitbewerber unmittelbar beeinträchtigt. Während die Klägerin nun einen wesentlichen Teil ihres Sortiments nicht bewerben konnte, sah der BGH kein nennenswertes, entgegenstehendes Interesse der Beklagten.

Fazit

Zu Fragen bezüglich des Markenschutzes bei Adword-Anzeigen existieren bereits zahlreiche Entscheidungen. Während dabei bereits mehrfach festgestellt wurde, dass die Verwendung eines fremden Markennamens als Keyword für AdWords unter gewissen Voraussetzungen keine Markenrechtsverletzung darstellt (vgl. z.B. BR-News vom 7. Januar 2013) ist die Frage, mit der sich der BGH im vorliegenden Fall auseinandergesetzt hat, bis anhin höchstrichterlich noch nicht behandelt worden. Mit dem aktuellen Urteil wird die bestehende Rechtsprechung nun dahingehend präzisiert, dass Inhaber von Markenrechten die Verwendung ihres Markennamens zu Werbezwecken nicht bloss dulden, sondern dieser gegebenenfalls sogar ausdrücklich zustimmen müssen.

Weitere Informationen:

• Urteil des Bundesgerichtshofs vom 12.03.2015– Az.: I ZR 88/13
• Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)
• Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz, MarkenG)
• BR-News vom 7. Januar 2013: „BGH: Neues Urteil zur Verwendung von fremden Markennamen in Google AdWords“
• BR-News vom 10. Juli 2012: „Schweizer Gerichtsurteil zur Verwendung einer Marke als Keyword in Google-AdWords“
• BR-News vom 26. Oktober 2011: „EuGH: Präzisierung der markenrechtlichen Rechtsprechung zu Google-Adwords“ 

• BR-News vom 23. März 2010: „EuGH: Google darf fremde Marken in AdWords zulassen – Werbetreibende in der Pflicht“
• BR-News vom 21. Mai 2012: „EuGH: Internationale Zuständigkeit für Klagen wegen Markenrechtsverletzung im Rahmen von Google-AdWords“
• BR-News vom 26. März 2010: „Weiteres EuGH-Urteil zu AdWords – aber keine Neuigkeiten“
• BR-News vom 26. Mai 2011: „Frankreich: Anwendung der EuGH-Rechtsprechung zu Google-AdWords“

Ansprechpartner: Giuseppe Di Marco